发布时间 : 星期二 文章中华全国律师协会知识产权尽职调查操作指引更新完毕开始阅读35a5917cba68a98271fe910ef12d2af90242a881
中华全国律师协会 律师知识产权尽职调查操作指引
2、专利权包括制造、使用、销售、许诺销售、进口等内容； 3、商标权包括专有使用权、禁止权、许可使用权等内容。
受托方在审查目标公司的知识产权时，不仅要审查其对知识产权的实际控制权，还需要审查其知识产权的权利内容，尤其是当委托方开展知识产权尽职调查的原因是利用目标公司的知识产权时，受托方更应重点审查其权利内容是否符合委托方的商业需求，如目标公司商标所核准注册的商品或服务范围是否覆盖了委托方的商业活动范围。
1.6.4 法律风险
知识产权的法律风险包括一般涉诉情况调查、诉讼风险分析以及未发生诉讼时的法律风险分析。
1、涉诉情况调查：对目标公司发生的诉讼情况进行调查，了解案件情况、案件进程，并根据代理律师及目标公司的分析意见对诉讼风险进行报告，例如已有的诉讼对目标公司的正常运营是否有影响及影响范围是多大。
2、诉讼风险分析：在委托方特别要求的情况下，根据委托合同的约定，对于目标公司发生的诉讼进行进一步分析，结合案件证据对目标公司在诉讼中存在的风险自行进行分析，并印证目标公司及其代理律师的分析意见，如实进行报告。
3、未涉诉风险分析：在目标公司未涉诉的情况下，若委托方对其重点知识产权内容是否存在法律风险较为关注，因目标公司是否会成为被控侵权方，其享有的知识产权是否会被他人主张权属，对于委托方预期商业计划或交易的实施具有重要影响。那么，根据委托合同的约定，需对目标公司是否存在权属或侵权风险进行较为深入的调查分析。具体可以从以下内容着手：
（1）目标公司享有的知识产权如专利权、著作权等是否有可能被他人主张权利，如雇佣的员工是否与先雇主之间存在竞业限制或利用他人商业秘密、技术秘密等内容；
（2）目标公司是否会因职务发明成果、合作发明成果和委托发明成果权属约定不明而引发权属争议；
（3）目标公司的知识产权是否会与在先权利或他人合法权利存在冲突，如目标公司的商标与他人的商号、域名间是否会发生冲突；
（4）目标公司的知识产权是否存在被撤销或无效的可能性，如商标、域名
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等是否因被抢注等原因被无效或撤销的可能性，专利因不符合授予专利权的法律要求而被无效等；
（5）因目标公司生产经营活动与竞争对手产生冲突而侵犯其知识产权的可能性有多高，侵权风险有多大，侵权赔偿额是多少，是否存在规避侵权的方案等。 1.7 知识产权尽职调查的具体内容
知识产权所涵盖的内容较广，包括但不限于：专利、商标、著作权、商业秘密、专有技术、与企业/商品相关的网络域名、原产地名称保护、集成电路布图设计专有权、植物新品种权及其他与知识产权相关的权利。但是一般的知识产权尽职调查主要针对：专利、商标、著作权、商业秘密等。
1.7.1 著作权尽职调查
著作权尽职调查主要结合相关资料及信息，针对目标公司所享有的著作权权属状况、法律状态、运营情况、涉诉情况及法律风险等方面对下述具体内容展开尽职调查：
1、目标公司享有著作权的作品清单，内容应包括证书编号、作品类型、作者、权利来源、权利归属、权利限制等。
2、目标公司各作品完成日期、发表日期，剩余权利期限及是否办理了著作权登记。
3、目标公司办理了著作权登记的则主要核查著作权登记证书，结合国家版权登记中心网站进行核实，并通过访谈等方式对其著作权权属情况进行印证。
4、目标公司未办理著作权登记，但声称对作品享有著作权的，则需核查相关协议、作品创作底稿、软件代码及相关证明文件：
（1）目标公司通过主持创作取得著作权的，需要对创作底稿，主持创作的会议记录及决议、创作完成的时间证明文件、首次发表的证明文件等内容进行审查；
（2）目标公司通过委托创作取得著作权的，需要对著作权委托协议、权利归属协议等内容进行审查；
（3）目标公司通过与他人合作创作取得著作权的，需要对合作协议、权利归属协议等内容进行审查；
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（4）目标公司通过个人的职务创造取得著作权的，需要对职务作品归属协议、公司内部的职务作品创造激励办法等内容进行审查；
（5）目标公司通过受让取得著作权的，需对著作权转让协议、转让费支付凭证、著作权登记变更证明等内容进行审查；
（6）涉及国际著作权的，则需对作者、完成的时间、首次发表的时间及国家是否伯尔尼公约成员国等内容进行审查。
5、目标公司通过被许可方式取得著作权的使用权的，则需对著作权权属证明、著作权许可使用协议、许可使用费支付凭证、被许可使用的权利范围及限制、被许可的类型及使用期限约定及剩余期限等内容进行审查。
6、目标公司将著作权作价出资的，需要对投资对象的情况、投资对象与目标公司之间的关系、出资协议中著作权作价合理性等内容进行审查。
7、目标公司将著作权许可或转许可他人使用，需要对许可使用协议、许可使用期限、许可的类型、许可使用的权利范围及限制、许可使用费支付凭证等内容进行审查。
8、目标公司将著作权质押的，需要对著作权质押协议、质押目的、期限及著作权质权登记簿等内容进行审查。
9、目标公司与著作权相关或者与著作权协议相关的诉讼、仲裁等涉诉情况。 10、目标公司与核心研发创作人员之间的保密协议、竞业限制协议约定的内容以及竞业限制补偿金的发放情况。
11、目标公司著作权管理及保护的内部规章制度，以及对于核心著作权的相关保密措施。
12、目标公司核心研发创作人员的工作历程及与其原单位之间的劳动合同、保密协议、竞业限制协议约定的内容以及竞业限制补偿金的发放情况。
13、目标公司各作品的具体内容，是否存在侵害他人在先著作权（含邻接权）乃至他人姓名权、肖像权等在先权利的风险或者构成不正当竞争的风险。
前述第10-13项内容，视项目具体需求及与委托方约定的服务内容而定是否需要开展尽职调查。
1.7.2 商标权尽职调查
商标权尽职调查主要结合相关资料及信息，针对目标公司所注册的商标的申
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请注册情况、商标权权属状况、法律状态、运营情况、涉诉情况及法律风险等方面对下述具体内容展开尽职调查：
1、目标公司商标清单，内容应包括注册类别、商标号、商标样式、申请日期、授权日期、续展情况、核准注册的商品或服务内容、转让情况、许可情况等。
2、目标公司商标已经核准注册的，则需对各商标证书及变更、续展等通知对注册类别、商标号、商标样式、申请日期、授权日期、续展情况、核准注册的商品或服务内容进行核查，结合中国商标网等对商标情况进行核实。
3、目标公司商标未核准注册的，则：
（1）目标公司的商标已提交注册申请尚未被核准注册的，需要对商标注册申请受理通知书、注册申请费缴纳凭证、申请过程中的官方批复文件等内容，结合中国商标网等进行审查；
（2）目标公司的商标未提交注册申请但实际使用未注册商标的，需要对使用的产品、商标显著性证明、商标原始使用证明、商标实际使用情况、驰名情况等内容进行审查。
4、目标公司申请注册国际商标的，需要国际商标权属证明、申请文件、注册申请类别、申请国的商标注册申请法律规定等内容进行审查。
5、目标公司通过委托设计、合作设计取得商标申请权或商标权的，需要对委托协议、合作协议及权利归属内容进行审查。
6、目标公司通过受让取得商标申请权或商标权的，需要对转让协议、转让登记证明、商标变更证明、转让费支付凭证等内容进行审查。
7、目标公司通过被许可方式取得著作权的使用权的，则需对商标权属证明、许可使用协议、许可使用费支付凭证、被许可使用的权利范围及限制、被许可的类型及使用期限约定及剩余期限、许可使用合同备案登记证明、商标共同使用情况约定等内容进行审查。
8、目标公司将商标权作价出资的，需要对投资对象的情况、投资对象与目标公司之间的关系、出资协议中商标权权作价合理性等内容进行审查。
9、目标公司将商标权许可或转许可他人使用，需要对许可使用协议、许可使用期限、许可的类型、许可使用的权利范围及限制、许可使用费支付凭证、合同备案情况等内容进行审查。
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